CASACIÓN Nª 2518-2017 LIMA – Ajuste por regalías por pagos de licencia de uso de datos técnicos y know-how

07/09/2021
Adan Carrasco

Mediante la presente Casación, se establece lo siguiente:

En el presente caso, la materia de controversia versa sobre los pagos realizados por la empresa importadora por servicios de asistencia técnica vinculados a un Contrato de Asistencia Técnica a raíz de la importación de ascensores.

El artículo 26º, numeral 1 de la Resolución 846 de la CAN establece que “los cánones y derechos de licencia” se refieren en general a los pagos por los derechos de propiedad intelectual necesarios para: a) Producir o vender un producto o una mercancía con el uso o la incorporación de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos, modelos y conocimientos técnicos de fabricación, procedimientos de fabricación, o cualquier otro derecho de propiedad industrial contemplado en la Decisión 486 (…), esta normativa es aplicable al caso concreto dado que el proveedor otorgó al importador la licencia para hacer uso de los Datos Técnicos y del Know-How a efectos de vender, instalar, copiar, reparar, modernizar y prestar servicios a los productos en territorio peruano.

Efectuar el ajuste de regalías debido a que el caso cumple con las condiciones establecidas en el artículo 26 numeral 2 de la Resolución 846 de la CAN para determinar si corresponde sumar el canon o el derecho de licencia realmente pagado o por pagar se presentan en el derecho de licencia pagado por el importador por la licencia para hacer uso de los Datos Técnicos y del Know-How:

  1. Está relacionado con la mercancía que se valora: La empresa importadora acordó el pago de regalías a favor de su proveedor por el uso de los Datos Técnicos y Know-How es decir, para que se le proporcione todo aquello referido a ingeniería, investigación, diseño, instalación, reparación, entre otros conceptos obtenidos en virtud de investigación e ingeniería a nivel mundial así como de actividades de desarrollo de titularidad exclusiva del proveedor, y que corresponde a un derecho de propiedad intelectual que tiene implicancias sustanciales para el suministro de las mercancías importadas.
  2. Constituye una condición de venta: Según el “Acuerdo de Asistencia Técnica y Licencia de Uso de Datos Técnicos y Know-How”, el proveedor no podría fabricar las mercaderías vendidas al importador sin las transferencias de conocimientos contenidos en los “Datos Técnicos” y “Know-How”. Asimismo, en dicho acuerdo se estableció que el proveedor podría resolver el contrato en caso el importador incumpla alguna de sus obligaciones, como el no cumplir con pagar la regalía acordada (3%) de la facturación neta por productos dentro del plazo establecido. De suscitarse la resolución, el importador tendría que devolver a su proveedor todos los “Datos Técnicos” así como cualquier otra información confidencial recibida del mismo.
  3. Se basa en datos objetivos y cuantificables: El proveedor estableció que la regalía pagada se calcula sobre la base de la facturación neta por productos que realice el importador, aplicando el porcentaje (3%) establecido en el “Acuerdo de Asistencia Técnica y Licencia de Uso de Datos Técnicos y Know-How”.
  4. No está incluido en el precio realmente pagado por pagar: Las regalías por licencia de Uso de Datos Técnicos y Know-How no se encuentran incluidas en el precio de factura de los productos importados (ascensores); además, no fueron declaradas all momento de la importación o después de ésta.

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